05/2008 - Der erfinderische Schritt

Durch ein aktuelles Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats (OPM) hat die Definition des gemäß § 1 (1) GMG erforderlichen „erfinderischen Schrittes" eines österreichischen Gebrauchsmusters konkrete Gestalt angenommen. Sowohl der Oberste Gerichtshof (OGH) als auch der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) differenzieren nunmehr zwischen der für ein Patent erforderlichen „erfinderischen Tätigkeit“ bzw. des „Nicht-Naheliegens“ eines Patentes und dem für ein Gebrauchsmuster erforderlichen „erfinderischen Schritt“. Die aktuelle Definition des erfinderischen Schrittes in Österreich unterscheidet sich nun auch von der aktuellen BGH-Definition des erfinderischen Schrittes eines deutschen Gebrauchsmusters.

Seit Einführung des Gebrauchsmusters in Österreich im Jahr 1994 wurde das Gebrauchsmuster als „kleines Patent“ angesehen, das für „kleine Erfindungen“ registriert werden kann, wenn die Erfindungshöhe für ein Patent nicht ausreicht. Nach einigen wenig aussagekräftigen Entscheidungen hinsichtlich der Kriterien des erfinderischen Schrittes in den Neunzigerjahren hat sich der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung Holzabdeckung (OGH 12.7.2006, 4 Ob 3/06d = ÖBl 2007, 76) der deutschen Lehrmeinung von Goebel - und auch der gängigen österreichischen Lehrmeinung - angeschlossen und ausgesprochen, dass es für das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes nicht einer Leistung bedarf, die sich für einen Fachmann mit durchschnittlichem Können als naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt (=Erfindungshöhe für Patente). Es genügt vielmehr eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung, die für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist.

Pikanterweise nahezu zeitgleich mit dieser Entscheidung verwarf der BGH allerdings die gängige deutsche Lehrmeinung, hob das Kriterium des erfinderischen Schrittes eines deutschen Gebrauchsmusters qualitativ an und setzte den erfinderischen Schritt der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht gleich.

Diese interessante Konstellation führte in Österreich in der Folge zu Spekulationen und Diskussionen und dem vielfach geäußerten - und sicherlich nicht unberechtigten - Wunsch, auch in Österreich das Erfordernis des erfinderischen Schrittes anzuheben. In diesem Zusammenhang wurde mit Spannung auf die ersten Erkenntnisse des Obersten Patent- und Markensenates gewartet (dieser hatte ja bereits vor Kurzem eine Entscheidung des OGH zur Zulässigkeit von Swiss Type Claims ins Gegenteil gekehrt).

Eine erste Gelegenheit für den OPM bot sich am 14. Februar 2007 (OGM 2/06 - Gong, PBl. Juli 2007). Der OPM gab hier zwar grundsätzlich zu verstehen, dass er gewillt ist, der Definition bzw. Auslegung des OGH zu folgen, doch war die Linie des OPM nicht konsequent und der OPM hantierte schlussendlich im Leitsatz und in den Gründen erneut mit dem Argument, dass es für den Fachmann eine naheliegende Maßnahme wäre und vermischte somit gewissermaßen die Voraussetzungen des erfinderischen Schrittes mit der Voraussetzung des Naheliegens.

Die nächste Gelegenheit bot sich dem OPM am 24. Oktober 2007 (OGM 2/07 - Werbeträger, PBl. Mai 2008). Hier führte der OPM zum Thema des Erfordernisses des erfinderischen Schrittes gemäß § 1 (1) GMG nun sehr klar aus, dass er sich vollinhaltlich der Definition bzw. der Gesetzesauslegung des OGH anschließt und dies auch bereits in seiner Erkenntnis OGM 2/07 getan hätte.

Für die Bejahung eines erfinderischen Schrittes genügt demnach eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung, die für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist.

Dadurch soll eine Abgrenzung zur patentbegründenden erfinderischen Tätigkeit geschaffen werden, welche eine Leistung erfordert, die sich für einen Fachmann mit durchschnittlichem Können nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt. Für das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes reicht die Erzielung eines technischen Effektes nicht aus, wenn dieser mit schon bekannten Mitteln erreicht werden kann. Ein gebrauchsmusterbegründender Effekt muss neu sein.

Es wird also in Zukunft bei der Beurteilung des erfinderischen Schrittes eines österreichischen Gebrauchsmusters zu überprüfen sein, ob es für den Durchschnittsfachmann eine routinemäßige Tätigkeit darstellt, die ihm gestellte Aufgabe mit bekannten (handelsüblichen) Mitteln zu lösen.

Der OPM hat hier somit deutliche Worte gefunden, wodurch nun klargestellt sein dürfte, dass an den erfinderischen Schritt eines österreichischen Gebrauchsmusters tatsächlich geringere Anforderungen zu stellen sind als an ein österreichisches, europäisches oder deutsches Patent und auch als an ein deutsches Gebrauchsmuster. Für europäische Patente gilt dies natürlich insbesondere dann, wenn, wie von der Präsidentin des Europäischen Patentamtes Alison Brimelow angekündigt, die Kriterien für die Patentierbarkeit europäischer Patente tatsächlich angehoben werden würden.